Сходное обозначение на примере конкретного кейса

Индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд с иском к обществу о защите исключительного права на товарный знак (знак обслуживания), взыскании 600 000 рублей компенсации.

Иск мотивирован нарушением исключительных прав истца при использовании ответчиком в качестве названия торгового центра обозначения, сходного до степени смешения с его знаком обслуживания. Судебный процесс получился очень растянутым.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано. Постановлением кассации решение и постановление суда апелляции отменены, дело направлено на новое рассмотрение. При новом рассмотрении решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано. Постановлением апелляции, оставленным без изменения постановлением кассации, решение отменено, иск удовлетворен частично, с общества в пользу предпринимателя взыскана компенсация в сумме 100 000 рублей.

В жалобе, поданной в ВС РФ, общество просит отменить обжалуемые постановления, оставить в силе решение суда первой инстанции.

Верховный суд сделал принципиально важные выводы применительно к сложившемся в данном деле обстоятельствам.

В частности, суд указывает, что из смысла пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, элементами нарушения исключительного права являются не санкционированное правообладателем использование сходного с его товарным знаком обозначения, идентичность или однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя, вероятность смешения как последствие незаконного использования чужого товарного знака.

В пункте 162 постановления №10 (прим. речь о Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации") разъяснено, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

— используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

— длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

— степень известности, узнаваемости товарного знака;

— степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

— наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд первой инстанции, исследовав и оценив все представленные сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательства, учитывая пункт 162 постановления №10, пришел к выводу о недоказанности возможности введения в заблуждение потребителей в результате использования ответчиком спорного обозначения.

Делая вывод о наличии вероятности смешения сравниваемых обозначений в глазах потребителей, суды апелляционной и кассационной инстанций, в отличие от суда первой инстанции, не приняли во внимание дополнительные обстоятельства, приведенные в разъяснениях высшей судебной инстанции: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных услуг, длительность использования, степень известности, узнаваемости товарного знака, сферу использования обозначения ответчиком, чем нарушили методологию определения вероятности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

Кроме того, суд первой инстанции при вынесении решения учитывал положения статьи 10 ГК РФ, которая не допускает осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

По смыслу статей 1, 10 ГК РФ, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

Приходя к выводу о злоупотреблении правом в действиях истца, суд первой инстанции установил, что истец совершал действия, направленные на приобретение права на указанный знак обслуживания с целью предъявления исков к добросовестным участникам гражданского оборота, и взыскания в связи с этим соответствующей компенсации, предпринята попытка получить судебную защиту при отсутствии достойного интереса (имитация нарушения исключительного права). Достаточных и надлежащих доказательств того, что им осуществлялась и ведется в настоящее время экономическая деятельность с использованием принадлежащего ему знака обслуживания, и, что истец, приобретая такие права, имел намерение фактически использовать его для индивидуализации услуг, не представлено.

Поскольку в настоящем случае отсутствуют доказательства вероятности смешения обозначений в глазах потребителей при оказании сравниваемых услуг, а также при наличии регистрации на знак обслуживания в отношении спорных услуг не представленные надлежащие доказательства их использования самим правообладателем и/или под его контролем, и обществом доказано наличие в действиях истца по приобретению и использованию спорного знака обслуживания признаков злоупотребления правом, направленных на получение необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности, то выводы суда первой инстанции об отказе в иске являются правомерными и справедливыми.

Мы разбирали этот кейс также в подкасте №10: https://youtu.be/QaxKEAvKyhI